Он-лайн библиотека оценщика. Бюро оценки LABRATE.RU. КИЦИК Лабрейт.Ру
© Костин А.В., Елисеев В.М., 2008
© Он-лайн библиотека оценщиков LABRATE.RU, 2002–2008
Original article:
http://www.labrate.ru/kostin/kostin-eliseev_article_rightholder_losses_kazahstan-2008.htm


Семинары экспертов и партнеров Бюро оценки LABRATE.RU

УДК 657.421.31

Статья из сборника материалов Международной научно-практической конференции "Интеллектуальная собственность: управление и оценка"
(22-23 мая 2008 года, г.Павлодар, Республика Казахстан).

Актуальные вопросы оценки убытков правообладателей товарных знаков в Республике Казахстан

Костин Александр Валерьевич - оценщик интеллектуальной собственности Костин А.В., научный сотрудник и оценщик Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности (РНИИИС), член Российского общества оценщиков (г.Москва)

Елисеев Вилен Михайлович - председатель Совета Казахстанской ассоциации оценщиков Елисеев В.М., кандидат экономических наук, профессор Инновационного Евразийского университета, председатель Совета Казахстанской ассоциации оценщиков (г.Павлодар)

    В статье рассмотрены проблемы возмещения ущерба правообладателям товарных знаков при продаже контрафактной продукции. Даны все основные типовые ситуации нарушений прав на товарный знак и предложены основные подходы и методы оценки убытков, для возмещения ущерба владельцам интеллектуальной собственности.

    In the article the problems of compensation of damage to the legal owners of trade marks are considered at sale of counterfeit production. All basic typical situations of infringements of the rights on a trade mark are given and the basic approaches and methods of an estimation of the losses, for compensation of damage to the owners of the intellectual property are offered.

При покупке товаров и услуг потребители в основном ориентируются на товарный знак производителя. Завоевавший популярность, широко известный товарный знак является своеобразной гарантией высокого качества продукции. К сожалению, в последние годы широкое распространение получила продажа так называемой контрафактной продукции, когда под известными товарными знаками покупателю предлагаются низкокачественные подделки.

В результате введения в гражданский оборот контрафактной (фальсифицированной) продукции (услуг) нарушаются права и интересы правообладателей товарных знаков (знаков обслуживания), наносится ущерб государству и потребителям, который в общем виде может быть классифицирован как:

  • ущерб здоровью потребителей контрафактной и фальсифицированной продукции;

  • ущерб владельцам прав на товарные знаки (правообладателям);

  • ущерб экономике государства в виде не поступления налоговых и иных платежей в бюджеты государства и государственные внебюджетные фонды;

  • ущерб престижу страны;

  • подрыв инвестиционного климата.

Согласно п.2 ст.43 Закона Республики Казахстан «О товарных знаках, знаках обслуживания и наименования мест происхождения товаров» (далее – ЗоТЗ), незаконное использование товарного знака влечет за собой гражданскую, административную и уголовную ответственность. Гражданско-правовая ответственность за незаконное использование ТЗ регулируется прежде всего ст.1032 ГК РК и главой 12 ЗоТЗ.

В соответствии с п. 4 ст. 9 ГК РК лицо, право которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Под убытками понимаются:

  • расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб);

  • неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода).

Причины и последствия убытков правообладателей

Рассматривая убытки правообладателей товарных знаков с экономической точки зрения, необходимо учитывать причины и последствия нарушений прав на товарные знаки. Наиболее общими обстоятельствами, способствующими совершению преступлений, предусмотренных ст.199 УК, являются [2]:

  • высокая доходность деятельности по выпуску, импорту и реализации контрафактной продукции;

  • высокий уровень налогообложения производства и импорта легальной продукции;

  • низкая покупательная способность потребителей;

  • правовой нигилизм большинства отечественных предпринимателей;

  • незаинтересованность отдельных правообладателей товарных знаков в борьбе с производством и сбытом контрафактной продукции из-за негативного воздействия обнародованной информации о нарушении на результаты финансово-хозяйственной деятельности правообладателя;

  • недостаток средств у многих правообладателей для противодействия незаконному использованию товарных знаков;

  • наличие должностных лиц в государственных органах и органах местного самоуправления, которые покровительствуют подозреваемым, нередко лично, прямо или косвенно заинтересованы во введении в гражданский оборот контрафактных товаров.

Что касается последствий нарушений прав на товарные знаки, то основными (для правообладателей) являются:

  • снижение доверия потребителей к товарам и услугам, произведенным с использованием зарегистрированных товарных знаков;

  • снижение доли рынка правообладателя и лицензиата товарного знака;

  • недополучение правообладателем лицензионных платежей;

  • увеличение доли условно постоянных затрат на рекламу продукции и услуг, реализуемых с использованием товарного знака, а также на защиту прав на товарный знак.

Если лицо, нарушившее право, получило вследствие этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе требовать возмещения наряду с другими убытками упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие доходы.

Административная ответственность за незаконное использование ТЗ предусмотрена ст. 145 Административного кодекса РК. Уголовная ответственность за незаконное использование ТЗ предусмотрена ст.199 УК РК. К уголовной ответственности могут быть привлечены только физические лица.

Определение ущерба правообладателей ТЗ необходимо во многих других случаях, поскольку подозреваемый (обвиняемый) по факту незаконного использования товарного знака нередко оказывается лицом, в отношении которого возбуждено уголовное дело о: мошенничестве (ст.177 УК РК), присвоении или растрате (ст.176 УК РК), незаконном предпринимательстве (ст.190 УК РК), легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст.193 УК РК), недопущении, ограничении или устранении конкуренции (ст.196 УК РК), контрабанде (ст.209 УК РК), уклонении от уплаты налогов и сборов с физического лица (организации) (ст. 221, 222 УК РК), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (ст.267 УК РК), производстве, хранении, перевозке либо сбыте товаров и продукции, выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст.269 УК РК), организации незаконной миграции (ст.330-2 УК РК), изготовлении, сбыте поддельных марок акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия либо их использовании (ст.208 УК РК).

Анализ судебных решений по нарушению законодательства о товарных знаках в Российской Федерации показывает, что в 40 случаях из 100 в удовлетворении требований правообладателей товарных знаков о взыскании убытков или компенсации просто отказывается. В положительных судебных решениях в 95-ти случаях из 100 взыскивалась компенсация в пользу истца, причем ее размер в большинстве случаев не превышал 1 млн. рублей.

В Республике Казахстан насчитывается всего несколько десятков случаев подачи исков об использования контрафактной продукции и только в двух судебных решениях было взыскан с ответчика ущерб в среднем примерно по 15 млн. тенге. В тоже время, как отмечается в постановлении Коллегии по гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан от 19 декабря 2001 г. N За-740-2-01, в соответствии с подпунктом 4) статьи 3 Закона "О судебной экспертизе" судебная экспертиза должна отвечать принципу научной обоснованности средств, и методов проведения исследований. Эксперты при проведении экспертизы указали в заключении, что в Центре судебных экспертиз Министерства юстиции Республики Казахстан стандартные методические рекомендации по определению стоимости убытков от незаконного использования товарного знака отсутствуют. В связи с этим появилась настоятельная потребность в разработке методики оценки ущерба нанесенного собственнику товарного знака.

Основные проблемы оценки убытков

Авторами выявлены следующие основные проблемы, которые сдерживают процесс разработки и внедрения национальных, отраслевых и корпоративных методик по оценке убытков (ущерба и упущенной выгоды) правообладателей ТЗ для целей судопроизводства и управления:

  • особенности рынка исключительных прав на товарные знаки;

  • вероятностный характер суммы [3], которую правообладатель товарного знака мог бы получить при отсутствии правонарушения, например, заключив с потенциальным нарушителем лицензионный договор;

  • отсутствие организационно-правовых методик по сбору доказательств о нарушениях прав на товарные знаки и как следствие — сложность в сборе доказательств о нарушениях и доказывания вины (география нарушений, отраслевая и корпоративная специфика);

  • низкий уровень профессиональной подготовки оперативных сотрудников по сбору первичных материалов и процессуально грамотному закреплению собранных доказательств;

  • отсутствие во многих регионах экспертных центров, которые могут проводить исследования по материалам проверок;

  • низкая эффективность деятельности государства по предупреждению правонарушений в сфере интеллектуальной собственности;

  • невысокий уровень правосознания и инициативности правообладателей;

  • различие понятий ущерба и убытков в гражданском и уголовном праве;

  • часто встречающееся на практике заблуждение правоохранительных органов относительно того, что обязанность [4] доказывания ущерба лежит на правообладателе, как на потерпевшем;

  • отсутствие единых требований к проведению судебных экспертиз [5], связанных с нарушением прав на товарные знаки.

Выходом из тупика, по мнению авторов, является последовательная разработка нормативно-правовых и организационно-правовых документов на трех уровнях (национальном, отраслевом, корпоративном):

  • создание единых требований по проведению экспертиз (национальный уровень) по оценке убытков (крупного ущерба), в т.ч. стандартизация терминов и методов, однозначное определение объекта оценки (исследования), вида оцениваемой стоимости и пр.;

  • создание организационно-правовых (экономико-правовых) методик (отраслевой уровень) по оценке убытков и сбору доказательств на базе специальных отраслевых исследований. Результаты исследований будут способствовать в т.ч. развитию франчайзинга в исследуемой отрасли;

  • создание экономико-правовых методик по оценке убытков правообладателей товарных знаков (корпоративный уровень) на основе типичных нарушений. Такие методики будут способствовать снижению рисков правообладателей и эффективному управлению ТЗ как нематериальными активами.

Актуальность создания трехуровневой системы нормативного и методического обеспечения обусловлена:

  • многообразием форм легального и нелегального использования товарных знаков (по отраслям, географии, видам продукции и услуг);

  • многообразием различных по экономической природе и проявлению последствий нарушений прав на товарные знаки и форм убытков;

  • сложностями выявления, документального обоснования и расчета размера убытков в денежном выражении.

Оценка расходов по восстановлению нарушенных прав

В соответствии со статьей 9 ГК РК к убыткам правообладателя относятся расходы по восстановлению нарушенного права. Например, к таким расходам могут быть отнесены издержки, связанные со сбором доказательств, расходы на проведение различных видов экспертиз (в т.ч. по оценке ущерба и упущенной выгоды); на судебные, административные издержки ( в т.ч. нотариальное удостоверение) и прочие.

Оценка упущенной выгоды

Величину упущенной выгоды можно оценивать, используя две концепции:

  • Либо по величине доходов нарушителя, незаконно полученных им в результате использования товарного знака истца;

  • либо по величине недополученных доходов Правообладателя в связи с нарушением прав на товарный знак.

Так как первая концепция нашла широкое применение в России, рассмотрим ее подробнее. Он базируется на нормах действующего законодательства РФ, которым установлен размер возмещения убытков:

    Статья 1515. Ответственность за незаконное использование товарного знака

    Товары, этикетки, упаковки товаров, на которых незаконно размещены товарный знак или сходное с ним до степени смешения обозначение, являются контрафактными. Правообладатель вправе требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выплаты компенсации:

    1) в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда исходя из характера нарушения;

    2) в двукратном размере стоимости товаров, на которых незаконно размещен товарный знак, или в двукратном размере стоимости права использования товарного знака, определяемой исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование товарного знака.

По результатам анализа ситуаций незаконного использования товарных знаков, Костиным А.В. предложен обобщенный алгоритм (см.рис.1) принятия решений в процессе сбора доказательств, обоснования размера убытков или компенсации:

Рисунок 1 Обобщенный алгоритм оценки убытков или компенсации

Этап 1. Поскольку для каждого типового случая были формализованы перечни для сбора необходимых для анализа убытков данных, то первый этап заключается в сборе первичной информации о нарушении и нарушителях;

Этап 2. Экспресс-анализ величины возможных убытков — (3) или (4);

Этап 3. Если величина возможных убытков меньше 5 млн. рублей, то переходим к процедуре расчета и обоснования компенсации (5);

Этап 4. Если величина возможных убытков больше или равна 5 млн. рублей, то переходим к процедуре расчета и обоснования убытков (6);

Этап 5. Проводится анализ достаточности данных для расчета убытков или компенсации собственными силами Правообладателя — (6) или (7);

Этап 6. Если данных достаточно, то расчет обоснования убытков осуществляется собственными силами Правообладателя (9);

Этап 7. Если данных не достаточно, то принимается решение о проведение дополнительных экспертиз: например, на сходство до степени смешения, товароведческая, о происхождении товара, об оценке убытков с помощью независимого оценщика, маркетинговые исследования (8);

Этап 8. Получение документов по результатам специальных видов экспертиз;

Этап 9. Подготовка претензии или иска на основании собранных доказательств и расчетов.

Типовые ситуации нарушений, способы фиксации нарушений и виды доказательств представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Типовые ситуации нарушений

Типовые нарушения

Фиксация нарушения

Доказательства нарушения прав на товарный знак

Производство Факт осмотра помещения Результаты протоколов органов дознания. Нотариальное свидетельство. Оригиналы изготовленных этикеток, фото, данные о количественных и качественных характеристиках продукции, информация, позволяющая зафиксировать период нарушения и т.п.
Предложение к продаже (в т.ч. через Интернет) Факт предложения к продаже Копии писем, рекламных объявлений, буклеты с выставки, нотариальное освидетельствование (в т.ч. Интернет-страниц) и т.п.
Продажа Факт продажи Чек, накладная, платежное поручение, фото, контрольная закупка, документы ФТС, информация, позволяющая зафиксировать период нарушения и т.п.
Хранение Факт осмотра помещения Результаты протоколов органов дознания. Фото. Нотариальное свидетельство, накладные и т.п.
Транспортировка Факт осмотра транспортного средства Копии накладных, товарно-транспортных накладных, путевых листов, показания водителя, фото и пр.
Реклама (в т.ч. в Интернет) Факт выхода рекламы Газета, листовка, фото, буклет, нотариальное освидетельствование (в т.ч. Интернет-страниц), подтверждающая информация от СМИ (в т.ч. о размере оплаты рекламных расходов) и пр.

При этом, в соответствии с видом рассчитываемых убытков, могут быть использованы следующие источники информации и методы расчета размера убытков или компенсации (таблица 2).

Таблица 2 - Основные методы расчета убытков/компенсации

Убытки / компенсация

Метод расчета убытков

Возможная информация для доказательства размера убытков или компенсации

Убытки: реальный ущерб Определение и обоснование расходов по восстановлению нарушенного права (расходы на проведение различных видов экспертиз; на судебные и административные издержки) Информация, фиксирующая период нарушения; информация о количестве изготовленных этикеток в типографии (тары); копии рекламных объявлений Нарушителя с использованием товарных знаков Правообладателя и информация о количестве рекламных объявлений (СМИ, наружная, ТВ и пр.);

Данные об объемах оптовых закупок Нарушителем Продуктов Правообладателя;

Данные о продажах контрафактного товара (товарные и фискальные чеки о закупке контрафактного товара, договора, ПП и пр.);

Среднегодовые затраты Правообладателя на рекламу и маркетинг Продукции;

Среднемесячные оптовые и розничные цены Правообладателя на Продукцию;

Среднегодовая или среднемесячная доля рекламы (в %) в объеме продаж Правообладателя розничного товара

и т.д., и т.п.

Убытки: упущенная выгода

Определение и обоснование дохода Нарушителя ИЛИ

определение и обоснование неполученных доходов Правообладателя

Компенсация (в размере от 1 тыс. до 50 тыс. МРОТ)

Определение и обоснование расходов по восстановлению нарушенного права И

определение и обоснование дохода Нарушителя ИЛИ

определение и обоснование неполученных доходов Правообладателя

Использование предлагаемых алгоритмов и подходов позволяет правообладателям товарных знаков минимизировать свои затраты в процессе защиты своих прав и интересов, а также снизить риски по управлению товарными знаками как нематериальными активами.

Литература

  1. Анализ упущенной выгоды и экономического ущерба от нарушения прав интеллектуальной собственности. Джейкоб П.Русма, Джеймс Л.Керр и Роберт Ф.Рейли // Business Valuations Guide, 2007, №1, С.158-173.

  2. Дегтярев С.Л. Возмещение убытков в гражданском и арбитражном процессе: Учебно-практическое пособие. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Волтерс Клувер, 2003. — 208 с.

  3. Евтеев В.С. Возмещение убытков как вид ответственности в коммерческой деятельности. — М: ИКД «Зерцало-М», 2005. — 184 с.

  4. Защита прав на средства индивидуализации (товарные знаки). Методическое пособие. М.: RUS БРЕНД, RES-Q-group, 2003. — 524 c.

  5. Козырев А.Н. Оценка ущерба, причиняемого индустрии звукозаписи "аудио пиратами". / Препринт # WP/2000/001. М.: ЦЭМИ РАН, 2000. 50с. (Рус)

  6. Контрафакт. Шокирующие подробности криминальных рынков / Тим Филипс; пер. с англ. Бухтиярова А.П. при участии Болховитиной Л.А., под общ. Ред. А.А.Максюты при участии Н.В.Якуниной. —Москва: Вершина, 2007. — 280 с.

  7. Лапин Е.С. Руководство по расследованию незаконного использования товарных знаков. — М.: «Юрлитинформ», 2006. — 90 с.

  8. Рейли Р., Швайс Р. Оценка нематериальных активов / Пер. с англ. Бюро переводов Ройд. — М: ИД «Квинто-Консалтинг», 2005. — 761 с.






Статья опубликована в сборнике материалов Международной научно-практической конференции "Интеллектуальная собственность: управление и оценка" (22-23 мая 2008 года, г.Павлодар, Республика Казахстан). Реквизиты статьи:

    Костин А.В., Елисеев В.М. Актуальные вопросы оценки убытков правообладателей товарных знаков в Республике Казахстан // Интеллектуальная собственность: управление и оценка. Тез. докл. Междунар. науч.-практ.конф. 22-23 мая 2008 г. – Павлодар, 2008. – С.109-118.

Реквизиты сборника:

    Интеллектуальная собственность: управление и оценка / Под ред. В.М.Елисеева. Мат-лы Междунар. науч.-практ.конф. – Павлодар: Инновац.Евраз.ун-т, 2008. – 140 с.




Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100 Rambler's Top100 Яндекс цитирования Рассылка 'Как оценщик оценщику...'


Использование материалов ОН-ЛАЙН БИБЛИОТЕКИ ОЦЕНЩИКА LABRATE.RU возможно при условии указания источника и активной ссылки на - http://www.labrate.ru или одной из кнопок 88х31 .

Теплый пол цена подробнее.